一、美國專利制度的建立
1790年,美國國會通過了首部專利法。第一部美國專利法,名稱為“促進實用技藝進步法案”,只有七個部分,篇幅很短。
1793年廢止了1790年專利法案。
1946年,對專利法進行了修訂,撤銷了在Electric Storage Battery v. Shimadzu案件中最高法院的決定,將美國法律“先發明”原則應用到世界范圍內。該成文法將先發明原則限制在可以在美國找到發明證據的情形。
1952年對專利法的修改奠定了美國現代專利法的基本構架。其中包括兩個主要的變化,在成文法中第一次規定了授予發明專利權的要求不僅僅是新穎性和實用性,還包括非顯而易見性。于是將一個世紀內有關創造性的判例法法典化。其中還包括了侵權的定義。其它變化包括對可授權主題的定義進行了微小的改動,將十八世紀的“技藝(art)”修改為“方法(process)”; 明確說明當發明涉及要素的組合時可以以功能性描述定義這些要素(即means+function,做某事的“手段”); 放寬了對共同發明人實施發明的形式要求,對于兩個以上發明人完成的發明,當無法找到某個發明人或某個發明人拒絕實施該專利(即使通過合同來限制)時,受讓人可以實施發明; 給權利要求過寬的專利要求再頒的期限規定為兩年; 廢除了一項專利不能部分有效的普通法原則,即使在該專利中存在無效的權利要求,也允許基于有效的權利要求提請訴訟。
1952年后,專利法又進行了幾次修改,下面按時間順序列出。
1954年,對有關植物專利的條款進行了修改,澄清經培養的突變體、突變型、雜交體和新發現的籽苗是可專利的。
1964年,授權政府官員在“任何文件”中有權接受聲明(declaration)來代替宣誓(oath),并允許臨時接受有缺陷的文件(35 USC 25和26)。
1965年,專利法規定,授權專利應被推定是有效的,不論獨立權利要求還是從屬權利要求,每項權利要求應獨立地應用有效推定(35 USC 282)。
1966年,Graham v. John Deere案件中最高法院的決定中給出了判斷一項發明是否是顯而易見的規則。
1971年,在Blonder-Tongue v. University of Illinois中,最高法院的決定堅持一項專利一旦通過完整和公正的訴訟最終決定其無效的,在對該專利的隨后訴訟中,即使當事人不同,該證據也可以作為抗辯理由。
1975年,發生的事件包括:
a. “專利局(PO)”更名為“專利商標局(PTO)”;
b. 為適應PCT的規定修改美國專利法(35 USC 102(e),104,351-376);
c. 專利法放寬對多項從屬權利要求的撰寫限制(35 USC 112)。
1980年,發生的事件包括:
a. 引入為維持專利有效而交納維持費的要求(35 USC 154);
b. 為聯邦資助的發明制定特殊的條款(25 USC 200-211);
c. 允許第三人向USPTO提交現有技術的條款(35 USC 301);
d. 建立請求再審(reexamination,復審)的可能性(25 USC 302-7);。
e. 美國反對發展中國家修改巴黎公約以允許獨占權的強制許可;
f. 最高法院引用導致1952年專利法法案的國會報告,“在太陽下人類制造的任何事物都應是可專利的”,來支持基因工程細菌的專利性。
1982年,發生的事件包括:
a. 只要發明人授權申請專利,即使沒有發明人的簽字,也可以接受所遞交的申請(35 USC111);
b. 放寬了與修改發明人姓名錯誤有關的法律規定(35 USC 116);
c. 聯邦巡回上訴法院成立(35 USC141,28 USC 1295);
d. 所有的外觀設計專利的保護期固定為從授權之日起14年(35 USC 173);
e. 批準與專利侵權或無效有關爭端的仲裁解決機制(35 USC 294);
f. 美國申請人有可能要求歐洲專利局進行PCT國際檢索。
1984年,發生的事件包括:
a. 為了補償在獲準FDA人用新藥上市許可過程中造成的新藥上市的延遲,而延長專利保護期(Hatch-Waxman修正案)(35 USC 156);
b. 為了促進包括研究所和大學等非營利機構協作完成的研究項目,促進合作開發技術早日公開,修改有關評價非顯而易見性時對現有技術的規定(35 USC 03(c));
c. 對于共同發明人來說,發明人不必一起工作,或者每個人都是各項權利要求保護主題的發明人(35 USC 115(a));
e. 允許通過仲裁解決抵觸申請(35 USC 135(d));
f. 對侵權的定義進行修改,包括出口可以用來制造產品的成套部件,且如果在美國制造該產品侵犯美國專利權,則該出口行為屬侵權行為(35 USC 271(f));
g. 各專利申訴和抵觸委員會(Boards of Patent Appeals and Interferences)合并為一個專利申訴和抵觸委員會(Board of Patent Appeals and Interferences)(35 USC 141);
h. 引入發明登記方案的成文法(35 USC 157);
i. 美國成功地在GATT烏拉圭回合談判議題中引入知識產權問題。
1987年發生的事件包括:
a. 美國施行PCT的第II章(35 USC 362);
b. 美國申請人可以基于PCT通過歐洲專利局提出國際初審請求。
1988年發生的事件包括:
a. 為了補償在獲準FDA動物用新藥上市許可過程中造成的新藥上市的延遲,而延長專利保護期(35 USC 156);
b. 一定程度上放寬了在國外遞交專利申請的條件,原來為了國家安全嚴格要求由美國申請日起6個月后才能申請外國專利(35 USC 184和185);
c. 修改侵權的定義,將進口按照美國專利所保護的方法在國外制備的產品的行為視為侵權行為,并在一些方法專利侵權案件中倒置舉證責任(方法專利修正案)(35 USC 271(g),35 USC287,35 USC295);
d. 修改侵權的定義,將仿制藥商在專利保護期屆滿前為獲得FDA上市許可的進行申請的行為視為侵權行為,但是將為了提交FDA藥物上市批準而收集數據有關的行為排除專利侵權之外(35USC 271 (e));
e. 專利濫用改革法案(Patent Misuse Reform Act)闡明,除非專利權人在相關市場具有市場支配力(market power),否則不能將專利權人拒絕專利許可和設置專利布局(tying arrangement),視為不可實施(unenforceable)的專利權濫用行為。
1990年發生的事件包括:
將專利侵權定義延伸至外空間的行為,“空間物或其部件屬于美國的司法管轄權或在美國的控制之下”(35 USC 105);
1992年,美國政府負有對專利侵權的責任(35 USC 271(h),35 USC 296)。
1993年,將證明先發明(prior invention)權利的行為擴展到NAFTA國家(35 USC 104)。
1994年發生的事件包括:
a. 為修改GATT進行的烏拉圭回合談判,達成了TRIPS協議(Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights),其中包括了專利保護的最低執法標準;
b. 將證明先發明權利的行為擴展到在WTO成員國內執行(35 USC 104);
c. 引入申請臨時專利申請的機制(35 USC 111(b)和119(e));
d. 服從TRIPS過渡條款,將專利保護期修改為自最早的申請日起計算20年(代替由授權日起計算17年),制定了為補償由于專利抵觸或需要復審以獲得專利授權的延遲時間而延長專利保護期的條款(35 USC 154);
e. 侵權行為的定義擴展到包括許諾銷售和出口行為(35 USC 271);
f. 在方法專利侵權的一些案件中將舉證責任倒置(35 USC 295)。
1995年,專利法規定了生物技術方法的非顯而易見性的判斷原則,如果該方法用來制備新的且非顯而易見的產品,則該方法是非顯而易見的(35 USC 103(b))。
1996年,專利法規定手術方法專利的侵權行為不負有賠償責任(35 USC 287 (c))。
1998年,美國聯邦巡回上述法院在State Street Bank v. Signature Financial案件中堅持在美國有關專利的法律中沒有將商業方法排除在外,只要它們是新的、有用的和非顯而易見的就可以授權。
1999年發生的事件包括:
a. 在Florida Prepaid Prostsecodary Education Expense Board v. College Savings
Bank案件中判決,1992年在專利侵權事件中政府負有責任的修正案,是對政府最高豁免權的剝奪,是違憲的;
b. 通過1999年知識產權與通信綜合(communications omnibus)改革法案。此法律對美國專利法進行一些修改,并還包括了旨在減少域名搶注(cybersquatting)和涉及衛星家庭電視和鄉村固定電視信號的條款。對美國專利法的修改還包括對其同族專利已在國外公開的美國專利申請進行早期公開,保護使用發明宣傳服務(invention promotion services)的發明人,為商業方法的在先使用者提供先發明(在先使用者)的抗辯。
按照1999年修正案,2001年3月15日年USPTO首次公開未審定的美國專利申請。
2002年對有關專利的新穎性問題的35 U.S.C. 102(e)進行了修改。詳細規定了可以作為破壞發明新穎性的現有技術的美國專利、美國專利申請公開文本或WIPO公開文本的條件。
2003年12月8日布什總統簽署了2003年醫護處方藥現代法案( Medicare rescription Drug
Modernization Act of 2003),對35 U.S.C. 271(e)進行了修改。271款是有關專利侵權的條款,而271(e)規定了解決仿制藥申請人與專利藥持有人侵權糾紛的司法途徑。此次修改新增加了271(e)(5)條款,其中規定如果專利權人或新藥申請(NDA)的持有人在接到仿制藥申請人的通知后45天內誰也不提請侵權訴訟,簡化的新藥申請(ANDA)的申請人(即仿制藥申請人)可以針對專利權人或NDA持有人要求法院做出該專利無效或不侵權的宣告式判決。
2004年12月10日通過CREATE法案,進一步修改35 U.S.C § 103(c)有關評價非顯而易見性時對現有技術的規定,其中定義了“聯合研究協議”進行了定義(35 USC 103(c))。
2007年9月7日美眾議院通過了《2007專利改革法案》,但該法案在美參議院表決時并未獲得通過。2009年美國參議院司法委員會主席Patrick Leahy和眾議院司法委員會主席John Conyers在新聞發布會上宣布,參眾兩院正式將2009年《專利改革法案》列入議程。目前該法案正在參議院等待投票表決。
《2009專利改革法案》對現行《專利法》予以重大修正,其中包括以“先申請原則”(First-to-inventor-to-file)取代“先發明原則”(First-to-invent);在USPTO設置異議程序,讓第三方可在專利授權后一年內向USPTO請求專利無效,無需再向法院提起訴訟;同時對《2007專利改革法案》中備受爭議的條款諸如損害賠償金和訴訟地進行了新的修正。
二、美國專利保護的不同發展階段
美國現行《專利法》是1952年頒布的,這部《專利法》中所體現的美國政府專利管理政策,也隨著近年來美國經濟、政治形勢的變化而進行了幾次改變,呈現出幾個不同的發展階段。
第一階段——專利權屬爭議階段(1963年以前)。在這一時期,對于在執行政府合同過程中所產生發明的專利權是由政府擁有還是由承包商保留的問題,一直是爭論不休的。由于在此之前,美國政府未曾就這一問題制定出統一的專利管理政策,因此在實際工作中,政府部局各行其道、各執一詞,但總體上不外乎存在兩種觀點:(1)放權觀點,認為在政府合同所產生發明的專利權屬問題上,除了關系到國計民生和國家安全的發明外,其他發明的專利權都應由承包商保留,同時許可政府有關部局擁有為政府目的免費使用的權利。(2)收權觀點,認為由政府合同產生的發明的專利權應當歸政府所有,承包商只擁有免費使用權。
第二階段——政府主導階段(1963年至70年代末)。1963年10月,肯尼迪總統發布了“總統專利政策說明”,首次試圖制定一個統一的政府專利管理政策。該政策說明指出,要合理解決政府合同所產生專利的權利歸屬問題,以便使發明能夠更好地服務于公眾利益。但是,公眾利益的平衡與實現畢竟是一個很難衡量的目標,因此,美國政府的這一政策還是對專利權的歸屬問題采取了靈活的原則,做出的是比較籠統的規定,即在政府獲得專利權能夠更好地服務于公眾利益時,由政府獲得專利權,而其他情況或一般情況下,則由承包商保留專利權。
第三階段——促進專利的商業化實施階段(1980年實施“Bayh-Dole法案”以后)。1980年,美國國會通過了由參議院貝耶(Bayh)及多爾(Dole)提出的“Bayh-Dole法案”,也稱“大學、小企業專利程序法案”(即96-517號公法、美國法典第35篇第18章“聯邦資助所產生發明的專利權”)。該法案允許小企業和非營利性質機構在絕大多數情況下保留執行政府合同所產生發明的專利權,即有權就其完成的聯邦資助項目所產生的發明以自身名義申請專利并享有專利權,而政府只保留一種介入權(March-in Right),只有當專利權人不采取有效步驟實施發明或政府出于公眾健康或安全考慮的情況下,政府才有權責成專利權人向合理的申請者以實施許可方式轉讓該項權利。
美國由政府合同產生的專利管理政策具體有以下主要方面:
1.總體上說,除了涉及國家安全或出于更好地保護公共利益的考慮之外,政府合同所產生的專利權一般由承包商保留。
2.在承包商保留專利權的情況下,政府擁有無償使用權、轉讓發明專利的審批權以及優先發展本國工業的權利。同時,保留知識產權的承包商負有一定的義務。
3.在承包商保留專利權的情況下,政府擁有一定條件下的“介入權”,當出現以下情形時,政府有權責成承包商轉讓該項專利的使用權:合理的比較長的時間內承包商未采取有效步驟實施該發明;承包商未滿足有關國家安全或公共利益的要求;承包商使用或轉讓該發明違反了國家的規定。
4.把承包商保留專利權的范圍擴大到企業和營利性機構的重要前提是,政府合同產生的發明具有重要的商業價值,而合理行使該專利權有利于發明的商業應用,并能夠更好地保護政府和公眾的利益。
5.管理政策適用于美國所有的政府機構,包括國防領域的政府機構以及軍隊,除了這些部門需要保密的技術由保密法管轄外,對于軍轉民技術、軍民通用技術等無需保密的技術,都應和民用部門一樣,積極申請專利并轉讓實施許可。
6.政府機構代表國家擁有和掌握一些特殊領域或重要領域技術的專利。但隨著技術創新和社會技術儲備量的增加,同時也為了使社會技術資源能更好地為經濟建設服務,政府對這部分專利的管理政策,也在向促使其在嚴格管理體系的控制下規范地實施及轉化的方向發展。
三、美國專利保護的類型
美國專利是以發明創作經美國專利商標局(United States Patent & Trademark Office-USPTO,www.USPTO.gov)審核通過并頒發的證書,允許申請人在專利期限內(一般專利為20年,設計專利為15年)獨享生產營銷的權利。
在美國大企業申請專利的費用為中小企業的兩倍。一般而言,獨立發明人,非盈利企業及員工少于500的企業均可歸類為中小企業,美國專利局商標(PTO)核發下列三種專利證書:
1.發明專利(Utility Patent):申請功能專利的發明創作必須具有某些功能或實用價值。
2.外觀設計(Design patent):申請設計專利的發明創作必須具有創新性(Novelty)及具有對產品特殊(Non obvious)的裝飾或美化作用,(Ornamented or Aesthetic in Nature),但并非一定要具有實用。
3.植物專利(Plant Patent):申請植物專利的發明創作必須是經過無性生殖或有性生殖培養,而具有創新性(Novelty)及特殊性的職務。單一植物只能有一項專利。
任何創作發明,如果在申請專利日期的一年以前曾經公開發表、公開使用、買斷或出賣銷售過,則此發明創作屬于大眾所擁有,不得再申請專利。
四、美國專利制度的特點
4.1先發明原則1
所謂先發明原則是指同樣的發明創造的專利權授予最先作出發明的人。它與先申請原則截然不同,后者規定同樣的發明創造的專利權授予最先提出申請的人(自然人或法人)。
先申請原則體現在美國專利法中關于新穎性的第102條(a)和(e)中。這兩個條款的大意是,申請人作出發明之前在美國的公知公用或者在全球范圍內的印刷出版物上的描述會使該專利申請喪失新穎性。
其實,在美國專利法中這種先發明原則并不是無條件的。為了解決先發明原則帶來的舉證難的問題,美國專利法第102條(b)和(d)款中還規定了在美國提出專利申請一年前作為判斷新穎性的時間界限。
上述條款(a)、(b)、(d)、(e)以及其它條款(c)、(f)、(g)并列作為不能授予專利權的條件。換句話說,只要這些條件之一存在,就不能授予專利權。由此可見,只有當發明完成后一年之內提出專利申請,先發明原則才有實際意義。
顯然,(b)和(d)款有一個明確的時間界限,而(a)和(e)款沒有明確的時間界限。所以,對于審查員來說,按照(b)、(d)兩款判斷新穎性和創造性比按照(a)、(e)款舉證起來容易得多。在美國專利的審查階段,與其說是依據先發明原則,不如說是依據先申請原則,只不過按照(b)、(d)兩款將現有技術的時間起點從申請日起向前推移了一年,除非有人提出在申請日前一年內對發明的公開,但在這種情況下如果不舉證倒置,又如何證明發明完成日是在此公開之后呢
4.2專利類型
中國專利法包括發明、實用新型和外觀設計三種。而美國專利法保護的范圍包括發明專利(utility patent)、植物專利(patent for plant)、外觀設計(patent for design)。需要注意的是,美國的發明專利絕不是實用新型,而是除了植物專利和外觀設計之外其它專利的統稱。作為農業大國,美國對植物領域的發明格外重視,不僅將植物專利單獨列出,而且在申請和保護方面作了很多專門適合于植物發明的規定。中國專利法第25條將植物新品種列為不可獲得專利保護的范圍,但美國的植物專利中并沒有排除植物品種。
美國不保護實用新型專利,但這并不是美國的獨特之處,因為世界上不保護實用新型的專利局還有很多。
4.3可獲得專利保護的主題類型的范圍
美國專利法第101條規定:任何人發明或發現任何新的且有用的方法、機器、產品、或物質的組分、或對它們的任何有用的改進,都可以因此而獲得專利權,只要其符合授權的條件和要求。絕大多數專利局都不保護軟件、商業方法和互聯網方法,唯獨美國專利保護類型中包括這些方法。美國的專利法也保護動植物新品種。然而,美國法42U.S.C.2181(a)將用于武器的核材料和原子能排除在專利法保護的范圍之外。
4.4全審查制及臨時申請
與中國不同,美國的正式專利申請,無論是實用專利還是植物專利都要受到實質審查。然而USPTO于上世紀末推出一種臨時申請(provision a; application)。對這種臨時申請不進行審查,但在一年內必須轉成正式申請,或者以此臨時申請為優先權提出新的正式申請。由于不對臨時申請進行審查,所以臨時申請的要求比較低,發明人可以在發明沒有完善的情況下提出臨時申請,在一年內完成了發明后再提出正式申請。如果申請人提出臨時申請一年后沒有再提出正式申請,則該臨時申請視為放棄。這樣實際上也給申請人提供了選擇申請是否要求審查的機會。
4.5申請手續
由于美國實行的是全審查制,所以在申請美國專利是不需要提交實質審查請求書。以前美國專利沒有早期公開,只有授權后才公布,現在USPTO也采用了專利申請的早期公開制,但是申請人可以要求不公開。如果要求不公開,則要提出不公開請求。
按照美國專利法,申請人必須是發明人。因此,在申請美國專利時需要宣誓或提交聲明,表示自己是原始的第一發明人,同時表示自己對申請文件負責。
4.6文件撰寫方法
美國的專利文件撰寫與中國基本相同。雖然在說明書中沒有要求技術領域,但這實際上是說明書開頭不可避免的。美國的專利說明書開頭要求說明關聯申請參見,如果是聯邦政府資助項目,也需要在開頭說明。美國的權利要求書撰寫不要求兩段論。這樣便于起草,但給審查和訴訟階段帶來困難。
4.7獨特的分類系統
美國專利制度還有一個主要的特點,那就是其基本上不采用國際專利分類,而是一直沿用自己的專利分類,即使受到國際協議的約束,USPTO也只是將美國分類號用計算機系統轉換成IPC分類,標在其專利文獻的首頁。自1968年《國際專利分類表》第一版問世以來,國際專利分類已度過了24個春秋。目前,在全世界眾多建立專利制度的國家里,國際專利分類成為人們管理和使用專利文獻的工具。
美國人一直延用本國專利分類。美國專利分類始建于1873年,120多年來隨著科學技術的發展,它屢經修改和擴充,到目前為止,已發展到390多個大類,10萬多個小類(據最新的1990年美國專利分類表統計)。它是目前世界上最詳細的一部技術資料的分類之一。與國際專利分類有所不同,美國專利分類的原則是以功能分類為主;分類號采用二級結構。更為引人注目的是,它有兩個顯著的特點,即專利分類定義及分類表中的非正式小類。
美國專利分類定義是其分類表的補充,它使用應用性語言,詳細描述其分類體系中所有大類及小類所包括的范圍,并通過檢索注釋為檢索者指出相關的分類位置。由于功能分類要求類名概念化,使得美國專利分類的類名只對功能作具體說明。這種類名可高度概括其包括的技術,但極不易為人理解,這現象在IPC的功能分類中也是存在的。而分類定義的出現,給檢索者提供了拐杖,使他們對準確快速地分類,又多了一成把握。分類定義的作用與IPC中的各種參見、注釋的作用近似,但前者更為全面。IPC的參見和注釋只是一些分類目錄有;而美國專利分類定義,對所有分類目錄都進行注解,這樣不僅方便檢索者使用分類表,而且易于溝通分類人員和檢索人員。
美國專利分類的26大類,其類名為:紡織品,織物的整理;其分類定義是這樣的:“本類為紡織品纖維的處理以及其后續,使其有良好的市場效果。由于在整理皮毛的過程中,皮毛修整與織物的表面纖維或紗線的處理,特別是絨毛纖維的處理類似,因此皮毛修整包括于本類的15小類及其下屬小類中。另外拉伸塑料薄膜的設備,與纖維的拉伸設備,在功能上是類似的,則前者也被置于本類的54小類及其下屬小類中。然而拉伸塑料薄膜的過程,應分在264大類--塑料及非金屬制品的成型及處理中。紡織品及纖維的漂白、染色、洗滌及化學處理過程,及8大類--染色及漂白,紡織品及纖維的水處理及化學處理。織物纖維的水處理設備,入68大類。等等”。而與美國這個類號對應的IPC類號為--DO6C,其參見:“化學部分入DO6L至DO6Q;干燥入F26B”。其注解:“本小類中下列概念具有特別定義的織物一詞應理解為包括經紗或層紗在內”。相比較而言,IPC的注釋及參見相對簡單了。
美國專利分類中的另一個顯著特點,是非正式小類。由于專利審查工作的特殊性,即要求不斷提高審查速度,使得專利分類必須盡可能地細分類目。這就是任何一部專利分類法不斷進行修改的原因之一。美國專利分類每個季度,都要對其總類目的5% 進行修訂,而且對任何其下集中了多于100篇文獻類目,都要細分。而IPC每5年才修訂一次。更特別的是,美國專利局的審查員有權對分類表中自己所管轄的小類,進行臨時性細分。由于臨時性細分出的小類,是沒經過正式分類法令而產生的,因此被稱為非正式小類。這些非正式小類的出現,對加速審查員審查案子是很有幫助的。因為審查員在審查過程中,面對著不斷發展的科學技術,以及越來越多的文獻如果某個分類號下集中過多的文獻,勢必會給審查員的檢索工作造成很大麻煩。若能就技術特點將其細分成幾部分,那么檢索起來快速了。與此同時,非正式小類也為公眾充分利用專利文獻提供了方便。
綜合上述,美國專利分類不僅能更好地滿足工作的要求,也為專利文獻的使用者帶來了更多的方便。
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